GEBRAUCHTE LUXUSSPORTWAGEN - RECHTSERHALTENDE BENUTZUNG DER MARKE TESTAROSSA?

Überblick: Sowohl österreichische Marken als auch Unionsmarken können auf Antrag wegen Nichtbenutzung gelöscht werden, wenn sie 5 Jahre lang nicht für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind, und in dem Gebiet, für welches Schutz beansprucht wird, ernsthaft benutzt werden. Zweck dieser Regelung ist es, die Übersichtlichkeit des Markenregisters zu gewährleisten, dieses vor einer Vielzahl an Marken zu schützen, die nicht benutzt werden, und es so neuen Markenanmeldern zu erleichtern ihre Marken registrieren zu lassen, ohne dass ihre Anmeldungen durch nicht benutzte Marken Dritter blockiert werden. Wann eine Marke „ernsthaft benutzt“ wird, kann im Einzelfall schwierig zu beurteilen sein. In diesem Zusammenhang ist vor einiger Zeit eine interessante Entscheidung des EuGH zugunsten von Ferrari ergangen (EuGH 22.10.2020, ECLI:EU:C:2020:854).

Sachverhalt: Die Luxussportwagen-Herstellerin Ferrari SpA ist Inhaberin diverser Marken, ua einer deutschen und einer internationalen Wortbildmarke mit dem Wortlaut „Testarossa“, die insbesondere für „Fahrzeuge und Teile davon“ sowie für „Zubehör“ eingetragen sind. Unter diesen Marken vertrieb Ferrari bereits seit den 1980er Jahren Luxussportwagen – hochpreisig und daher typischerweise nur in geringer Stückzahl. Die Produktion wurde schließlich Mitte der 90er Jahre eingestellt, und Ferrari SpA vertrieb danach neben Gebrauchtwagen bloß noch Ersatz- und Zubehörteile unter den Marken. Später stellte ein Spielzeugfabrikant, der insbesondere Modellautos und -fahrräder herstellt, Anträge auf Löschung der beiden Marken wegen Nichtbenutzung.

Die deutschen Gerichte, die mit dem Rechtsstreit befasst waren, legten dem EuGH den Sachverhalt zur Vorabentscheidung vor, insbesondere zur Klarstellung, ob eine ernsthafte Benutzung der gesamten, sehr weit gefassten Warengruppe „Fahrzeuge und Teile davon“, für welche die Marken eingetragen sind, gegeben ist, wenn die Marken tatsächlich bloß für den kleinen Teilbereich „hochpreisige Luxussportwagen“ benutzt werden. Fraglich war außerdem, ob der Vertrieb von Gebrauchtwagen sowie Ersatz- und Zubehörteilen hierfür eine rechtserhaltende Benutzung bedeutet.

Rechtserhaltende Benutzung: Nach ständiger Rechtsprechung müssen bei einer Marke, die für eine größere Gruppe von Waren und Dienstleistungen eingetragen ist, Benutzungsnachweise für alle selbständigen Untergruppen erbracht werden, um eine rechtserhaltende Benutzung der gesamten Gruppe nachzuweisen. Kann für eine bestimmte Untergruppe keine ernsthafte Benutzung nachgewiesen werden, so kann die Marke für diese Untergruppe gelöscht werden. Vorliegend war demnach zu prüfen, ob die tatsächliche Benutzung eine selbständige Untergruppe innerhalb der Gruppe „Fahrzeuge und Teile davon“ betrifft oder ob die Benutzung für die gesamte Gruppe rechtserhaltend ist.

Laut EuGH reicht die Tatsache, dass Waren zu einem besonders hohen Preis verkauft werden und damit zu einem speziellen Markt gehören, nicht aus, um eine selbständige Untergruppe zu bilden. Ebenso konnte der EuGH keine selbständige Untergruppe aufgrund der Qualifikation als „Sportwagen“ oder als „Luxusfahrzeug“ erkennen. Dementsprechend sei davon auszugehen, dass durch die Benutzung der Marken für „hochpreisige Luxussportwagen“ eine rechtserhaltende Benutzung der gesamten Gruppe gegeben ist.

Weiters stellte der EuGH fest, dass auch der Vertrieb von gebrauchten Waren durch den Markeninhaber eine ernsthafte Benutzung der Marke darstelle, weil eine „Benutzung“ als solche nicht nur zu dem Zeitpunkt vorliege, in dem ihr Inhaber die mit der Marke versehene Neuware erstmals in Verkehr bringt, sondern ebenso bei einem späteren Weiterverkauf, auch wenn dieser nochmals durch den Markeninhaber erfolgt.

Fazit: Die Frage, wann noch eine ernsthafte markenmäßige und damit rechtserhaltende Markenbenutzung vorliegt, kann eine Gratwanderung sein. Wie im vorliegenden Verfahren ist es mitunter schwierig zu beurteilen, ob sich eine Benutzung auch tatsächlich auf alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen bezieht. Die Praxis der Markenämter bei der Eintragung einer Marke hat sich in den letzten Jahren immer mehr dahingehend entwickelt, dass zu weit gefasste Gruppen von vornherein nicht mehr akzeptiert werden und die angemeldeten Waren und Dienstleistungen präzise zu definieren sind. Immer wieder ändern sich jedoch im Laufe der Zeit die Tätigkeitsschwerpunkte von Markeninhabern, und damit ändern sich uU auch die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke benutzt wird. Infolgedessen kommt es regelmäßig dazu, dass Marken zumindest teilweise (für selbständige Untergruppen) löschungsreif werden oder die Marke für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, für die kein Schutz gegeben ist. Dementsprechend ist bereits bei Anmeldung der Marke essentiell, ein auch in Hinblick auf zukünftige Entwicklungen passendes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu erstellen, das nicht zu weit und vor allem nicht zu eng gefasst ist. Markeninhabern ist auch zu empfehlen, den Umfang der Benutzung ihrer Marken laufend zu dokumentieren, um Beweisschwierigkeiten in allfälligen zukünftigen Markenstreitigkeiten (insbesondere Löschungsverfahren) zu vermeiden.


Vivien Schiffinger

| Tel: +43 1 532 12 10

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